上海市工商局檢查總隊(duì)曾經(jīng)接到中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司關(guān)于濟(jì)南D有限公司冒充銀聯(lián)公司開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的舉報(bào)。檢查總隊(duì)迅速行動(dòng)，會(huì)同公安部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。經(jīng)查，D公司未經(jīng)允許，擅自在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的招牌、員工的工號(hào)牌、名片、宣傳資料、POS機(jī)等載體上使用“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)，并且D公司以“中國(guó)銀聯(lián)上海分公司”的名義簽發(fā)的授權(quán)書(shū)系偽造。檢查總隊(duì)認(rèn)為，其行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，責(zé)令當(dāng)事人立即停止侵權(quán)行為，并處罰款6萬(wàn)余元。

在案件辦理過(guò)程中，辦案人員對(duì)本案的處理產(chǎn)生兩點(diǎn)爭(zhēng)議：一是本案是否可移送司法機(jī)關(guān)，二是D公司行為是否屬于對(duì)銀聯(lián)商標(biāo)的合理使用？最終辦案機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本案無(wú)法移送司法機(jī)關(guān)。因?yàn)楝F(xiàn)行《刑法》及司法解釋都將假冒注冊(cè)商標(biāo)罪和銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪的犯罪對(duì)象限定為商品商標(biāo)。罪刑法定原則是我國(guó)《刑法》的基本原則之一，因此不能依據(jù)《商標(biāo)法》第四條第二款“本法有關(guān)商品商標(biāo)的規(guī)定，適用于服務(wù)商標(biāo)”和第六十七條“未經(jīng)玉溪商標(biāo)注冊(cè)人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，構(gòu)成犯罪的，除賠償被侵權(quán)人的損失外，依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定，認(rèn)定服務(wù)商標(biāo)同樣受《刑法》保護(hù)。

辦案機(jī)構(gòu)還認(rèn)為，D公司的行為不屬于合理使用銀聯(lián)商標(biāo)的行為。業(yè)界目前對(duì)何為商標(biāo)合理使用仍有諸多不同看法，“商標(biāo)合理使用”這一名稱是北京市高級(jí)人民法院首次提出的。2004年、2006年北京市高院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問(wèn)題的解答》，都將“使用出于善意”作為侵權(quán)認(rèn)定考慮的要素。另外，國(guó)家工商局商標(biāo)局《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（商標(biāo)〔1999〕12號(hào)）第七條列舉了不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)的行為，該條同時(shí)有一個(gè)但書(shū)規(guī)定，即“但具有明顯不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)意圖的除外”。本案中D公司具有明顯的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)意圖，是惡意使用注冊(cè)商標(biāo)，因此應(yīng)認(rèn)定其構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。

本課題組認(rèn)為，針對(duì)服務(wù)商標(biāo)行政保護(hù)中的難點(diǎn)，有關(guān)部門應(yīng)從立法和程序規(guī)范兩方面著手，切實(shí)加大服務(wù)商標(biāo)行政保護(hù)力度。一是建立以《商標(biāo)法》為核心，各行業(yè)法為保障的服務(wù)商標(biāo)保護(hù)法律體系。服務(wù)商標(biāo)不像商品商標(biāo)那樣有一個(gè)實(shí)在使用的載體，調(diào)查時(shí)難以確定具體對(duì)象，管理工作存在一定難度。服務(wù)質(zhì)量沒(méi)有法定標(biāo)準(zhǔn)，形式多樣，對(duì)不同服務(wù)對(duì)象或在不同時(shí)間段，服務(wù)不可能完全一樣。服務(wù)商標(biāo)的使用，不論通過(guò)廣告使用還是在服務(wù)場(chǎng)所指示，或是在服務(wù)過(guò)程中提供給顧客的物品上指示，關(guān)鍵在于服務(wù)商標(biāo)使用的效果。因此，針對(duì)目前法律法規(guī)缺乏操作性的現(xiàn)實(shí)，對(duì)服務(wù)商標(biāo)的使用和管理除加強(qiáng)商標(biāo)立法以外，還應(yīng)與《廣告法》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》以及各行業(yè)法結(jié)合起來(lái)。

二是形成完善的服務(wù)商標(biāo)行政保護(hù)程序規(guī)范。

1.完善罰款制度。設(shè)立最低數(shù)額，適當(dāng)提高最高限額，真正發(fā)揮行政處罰的警示作用。

2.合理確定被侵權(quán)人的實(shí)際損失和違法經(jīng)營(yíng)額。在這點(diǎn)上可以借鑒美國(guó)的做法，美國(guó)一些獨(dú)特的民間組織在各行業(yè)中屬于權(quán)威性機(jī)構(gòu)，可以及時(shí)應(yīng)當(dāng)事人或法院請(qǐng)求提供專家性意見(jiàn)，尤其像國(guó)際協(xié)會(huì)這樣已樹(shù)立權(quán)威的組織，其提供的專家性意見(jiàn)可直接為法院判定民事賠償提供有效幫助。建議我國(guó)借鑒美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，培育民間機(jī)構(gòu)或法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供專家性意見(jiàn)，形成有形的數(shù)據(jù)，使違法經(jīng)營(yíng)額計(jì)算更加公正、客觀。

3.強(qiáng)化行刑銜接，加強(qiáng)與司法部門的協(xié)調(diào)配合。隨著我國(guó)大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，服務(wù)商標(biāo)的重要性日益明顯，價(jià)值更加突出。服務(wù)商標(biāo)侵權(quán)行為也層出不窮，僅以民事和行政手段無(wú)法全面規(guī)制當(dāng)前的違法行為。課題組認(rèn)為，應(yīng)將服務(wù)商標(biāo)納入刑法保護(hù)中。

目前我國(guó)刑法有關(guān)服務(wù)商標(biāo)的規(guī)定并不明確，應(yīng)完善服務(wù)商標(biāo)的刑法規(guī)制，使服務(wù)商標(biāo)的行政和司法保護(hù)相互支持，改變目前行政機(jī)關(guān)不愿移送或無(wú)法移送的情況。

國(guó)內(nèi)法人、其他組織自行辦理玉溪商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)必備書(shū)件國(guó)內(nèi)法人或者其他組織直接辦理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交以下文件：按照規(guī)定填寫(xiě)打印的《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)》并加蓋申請(qǐng)人公章、商標(biāo)圖樣、身份證明文件復(fù)印件。國(guó)內(nèi)法人或者其他組織在辦理商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)用戶注冊(cè)后，可以自行通過(guò)商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)提交申請(qǐng)。同一申請(qǐng)人同時(shí)辦理多件商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)事宜時(shí)，只需要提供一份身份證明文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本）復(fù)印件。

申請(qǐng)顏色組合商標(biāo)需要注意哪些地方？“顏色組合商標(biāo)”是指由兩種或兩種以上顏色構(gòu)成的商標(biāo)，其構(gòu)成要素為顏色。以顏色組合申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書(shū)中“商標(biāo)申請(qǐng)聲明”欄選擇“以顏色組合申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)”；在“商標(biāo)說(shuō)明”欄內(nèi)列明顏色名稱和色號(hào)，并說(shuō)明商標(biāo)使用方式；在申請(qǐng)書(shū)商標(biāo)圖樣框內(nèi)打印或粘貼著色圖樣１份。以顏色組合申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的，該商標(biāo)圖樣應(yīng)當(dāng)是表示顏色組合方式的色塊，或是表示顏色使用位置的圖形輪廓。該圖形輪廓不是商標(biāo)構(gòu)成要素，必須以虛線表示，不得以實(shí)線表示。

分類調(diào)整后需要重新注冊(cè)嗎？注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品（服務(wù)）為限。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)注冊(cè)證上載明的商品（服務(wù)）項(xiàng)目與需要獲得商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)的商品（服務(wù)）是否一致，來(lái)判斷是否需要重新注冊(cè)。注冊(cè)商標(biāo)需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)另行提出注冊(cè)申請(qǐng)。分類補(bǔ)正說(shuō)商品名稱不規(guī)范，該怎么補(bǔ)正？

商品名稱力求具體、準(zhǔn)確、規(guī)范，以便明確指定該商標(biāo)的保護(hù)范圍。申請(qǐng)人應(yīng)盡量使用《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)分類表》中現(xiàn)有的商品或服務(wù)項(xiàng)目名稱。如不使用現(xiàn)有名稱，應(yīng)按照分類原則、使用具體、準(zhǔn)確、規(guī)范的名稱進(jìn)行填寫(xiě)，要避免使用含混不清、過(guò)于寬泛且不足以劃分其類別或類似群的商品或服務(wù)項(xiàng)目名稱。

一方面要注意商品或者服務(wù)項(xiàng)目名稱本身要表述清晰、準(zhǔn)確，符合一般公眾的語(yǔ)言習(xí)慣和文字使用規(guī)則。例如不應(yīng)使用“不屬于別類的”、“屬于本類的”、“上述商品的”等詞語(yǔ)，也應(yīng)避免使用“……，即……”的表達(dá)方式。不應(yīng)泛泛申報(bào)“×××的附件”、“×××的配件”，而應(yīng)申報(bào)具體的商品名稱。另一方面要注意足以與其他類別的商品或服務(wù)項(xiàng)目相區(qū)分，不應(yīng)產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)。例如“假日野營(yíng)服務(wù)”跨類，其中“假日野營(yíng)娛樂(lè)服務(wù)”屬于第４１類，“假日野營(yíng)住宿服務(wù)”屬于第４３類。

商標(biāo)監(jiān)測(cè)是維護(hù)商標(biāo)權(quán)利的主要方式之一，通過(guò)國(guó)際商標(biāo)監(jiān)測(cè)，可以獲悉各國(guó)與權(quán)利人商標(biāo)相同或近似的新公告商標(biāo)，既可以及時(shí)阻他人不法搶注以阻礙企業(yè)的品牌發(fā)展，也可以及時(shí)阻止他人“傍名牌”以削弱企業(yè)的品牌影響力。

一、商標(biāo)監(jiān)測(cè)定義：

1、以自己注冊(cè)的商標(biāo)為保護(hù)對(duì)象，對(duì)商標(biāo)局發(fā)布的初審商標(biāo)公告進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2、對(duì)某些商標(biāo)的法律狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

二、商標(biāo)監(jiān)測(cè)的目的：

1,發(fā)現(xiàn)其中與自己注冊(cè)的商標(biāo)近似的，可能與自己注冊(cè)的商標(biāo)混淆，造成消費(fèi)者誤認(rèn)的初審公告商標(biāo)，及時(shí)在公告期內(nèi)對(duì)近似商標(biāo)提出異議，阻止其注冊(cè)。2,觀察某些商標(biāo)的法律狀態(tài)（如同行競(jìng)爭(zhēng)者的），還可以了解同行業(yè)其它企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整自己的經(jīng)營(yíng)策略。

三、商標(biāo)監(jiān)測(cè)的方式：

1、通過(guò)自己不定期監(jiān)控對(duì)比自己持有的商標(biāo)與商標(biāo)局的《商標(biāo)公告》（每月四期，每期數(shù)千條）當(dāng)中的商標(biāo)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)近似商標(biāo)或?qū)ψ约浩放粕虡?biāo)可能造成影響的商標(biāo)并進(jìn)行異議，對(duì)自己的商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)。表面上省錢，但效率低、漏洞大、監(jiān)測(cè)效果差，實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)成本高、錯(cuò)漏率大。2、律師事務(wù)所協(xié)助商標(biāo)監(jiān)測(cè)由于許多律所建立了專業(yè)的商標(biāo)代理團(tuán)隊(duì)，對(duì)商標(biāo)監(jiān)測(cè)也相當(dāng)?shù)膶I(yè)化，并且在專業(yè)軟件的輔助下能夠達(dá)到比較好的監(jiān)測(cè)質(zhì)量，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效率。3、委托國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)可的大型代理組織進(jìn)行監(jiān)測(cè)。表面上要支付固定費(fèi)用，但監(jiān)測(cè)質(zhì)量好、實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)成本低、效率高。

防御商標(biāo)是指商標(biāo)持有人在不類似商品上注冊(cè)相同商標(biāo)，以防止他人在其他行業(yè)上使用知名度較高的商標(biāo)，造成不良影響的商標(biāo)。而根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法第四十九條的規(guī)定，這些并非以使用為目的的商標(biāo)很容易被提出撤銷，本文則主要研究防御商標(biāo)的撤三應(yīng)對(duì)問(wèn)題。

（一）商標(biāo)未使用的正當(dāng)理由商標(biāo)不使用的正當(dāng)理由有哪些呢？《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十七條規(guī)定：下列情形屬于商標(biāo)法第四十九條規(guī)定的正當(dāng)理由：（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破產(chǎn)清算；（四）其他不可歸責(zé)于玉溪商標(biāo)注冊(cè)人的正當(dāng)事由。由此可見(jiàn)，防御商標(biāo)的防御目的并不屬于商標(biāo)不使用的正當(dāng)理由之一。同時(shí)，正當(dāng)理由的舉證，需要保證證據(jù)的客觀性，以此說(shuō)明不可歸責(zé)性。例如官方的政策性文件、公開(kāi)的自然災(zāi)害相關(guān)報(bào)道、第三方出具的破產(chǎn)事由分析報(bào)告等。所以日常案例中，商標(biāo)局判斷正當(dāng)理由不使用商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)比較嚴(yán)格，企業(yè)很難以該理由來(lái)保全防御商標(biāo)。

（二）防御商標(biāo)的日常使用管理

（1）廣告使用根據(jù)《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定：本法所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。廣告宣傳是一種識(shí)別商品來(lái)源的行為，那么防御商標(biāo)就可以作為廣告宣傳使用，廣告宣傳的形式有①在報(bào)紙、刊物、電視、廣播、燈箱、路牌、大型戶外設(shè)施等傳統(tǒng)廣告媒體上進(jìn)行宣傳推廣；②在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行的宣傳推廣。與實(shí)際使用有區(qū)別的是廣告宣傳使用可以不實(shí)際生產(chǎn)帶有該商標(biāo)的產(chǎn)品，但是對(duì)商標(biāo)進(jìn)行廣告宣傳時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)保留好包含完整商標(biāo)、能夠與具體商品聯(lián)系的廣告宣傳資料，如網(wǎng)頁(yè)鏈接、視頻、雜志、照片、簽訂的協(xié)議、開(kāi)具的發(fā)票等。這種廣告使用成本低、造價(jià)低、手續(xù)簡(jiǎn)單，是使用防御商標(biāo)最簡(jiǎn)單的辦法。

（2）許可給他人使用防御商標(biāo)可以許可給他人使用，為保證其法律效果，應(yīng)做好商標(biāo)使用許可備案，留存商標(biāo)使用許可合同，同時(shí)要求被許可方提供使用證據(jù)，并保留。例如筆者曾辦理的案件：里斯企業(yè)管理咨詢有限公司將7816601號(hào)赤兔馬商標(biāo)許可給猴牌茶葉使用，進(jìn)行撤三答辯時(shí)提供了被許可方的使用證據(jù)，商標(biāo)局裁定予以維持。這種許可使用需要注意的是：許可給他人使用時(shí)要慎重選擇合作伙伴，監(jiān)督商品的質(zhì)量，以免對(duì)自己的品牌造成難以挽回的損失。

（3）圖形商標(biāo)登記版權(quán)使用若防御商標(biāo)為圖形，可以進(jìn)行版權(quán)登記，圖形登記版權(quán)后，即使一直未投入使用，也不用擔(dān)心撤三的問(wèn)題，并且他人在后的相同商標(biāo)申請(qǐng)會(huì)侵犯在先版權(quán)。

(三）應(yīng)急補(bǔ)救措施如果防御商標(biāo)被提出撤三申請(qǐng)時(shí)，既沒(méi)有正當(dāng)理由，又沒(méi)有使用證據(jù)，可以采用循環(huán)注冊(cè)該商標(biāo)，同時(shí)積極進(jìn)行答辯，從而不給他人可趁之機(jī)。根據(jù)筆者代理經(jīng)驗(yàn)，目前我國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)初審流程需要5～8個(gè)月，撤三審查流程一般需要12～13個(gè)月,但若沒(méi)有進(jìn)行答辯，流程會(huì)縮短至8～9個(gè)月，一般來(lái)說(shuō)，舊商標(biāo)被撤銷前循環(huán)申請(qǐng)商標(biāo)的話，就能獲準(zhǔn)初審，新商標(biāo)也就能夠繼續(xù)起到防御的作用。

商標(biāo)法對(duì)撤三的規(guī)定，是為了讓商標(biāo)資源更大程度上被利用，以免閑置商標(biāo)浪費(fèi)商標(biāo)資源。申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)共數(shù)之不清件已經(jīng)可以被提出撤三申請(qǐng)，不知道這里面是否有您的防御商標(biāo)呢？您又是否做好了被提撤三申請(qǐng)的應(yīng)對(duì)措施呢？